בימ"ש מחוזי ת"א, ש' בכיר גדעון גינת: פחיות משקה אנרגיה - תביעה להפרת זכויות מכוח סימני מסחר (א 38108-03-13)

1.         XL Energy International Corp. עוסקת בייצור, בפולין, במפעלהּ, של משקה,    תחת השם: "XL". לפי התיאוּר על-גבי המוצר הנמכר בישראל, מדובר      ב"משקה אנרגיה מוגז בתוספת קפאין וטאורין". עוד נכתב על-גבי האריזה,         כי המשקה מיוצר על-ידי "טמפו משקאות בע"מ". התובעת טוענת, כי משקה    "XL" משׁוּוק בישראל בהצלחה משנת 2004 ואילך, בהיקף של "מאות מיליוני             פּחיוֹת משקה XL", כאשר היקפי המכירות "עומדים על עשרות מיליוני אירו             בשנה".

            לפי כתב-התביעה, "טמפו משקאות בע"מ" היא המשׁווקת בישראל,       ו‑"Unipal General Trading Co." משווקת את המשקה בשִׁטחי הרשות             הפלסטינית.

2.         התביעות שבפניי הוגשו בעקבות יבוא של שני משלוחים של כ-600,000 אלף פּחיוֹת ריקות של "משקה אנרגיה", בכל משלוח, שעוכבו בגשר אלנבי על-ידי מְנהל המכס, מכוח סמכותו לפי סעיף 200א. לפקודת המכס [נוסח חדש]. התביעה הראשונה הוגשה ביום 19.3.2013, לאחר שמשלוח של פּחיוֹת "HIPHOP" עוכב כאמור על-ידי מְנהל המכס. התובעת אומרת כי מדובר בפּחיוֹת הנושאות גוון כחול עםבּועות כחולות כהות, והסימן "X2" בצבע אדום. תביעה שנייה הוגשה ביום 14.5.2013, בעקבות משלוח של פּחיוֹת שעוכב ביום 30.4.2013.תיאור הפּחיוֹת של המשלוח השני שונה מזה שבמשלוח הראשון: הורדו הבּועות הכחולות הכהות, "X2" הוא בצבע שחור/כּסוּף ולא בצבע אדום.

3.         התובעת סומכת ידיה על שני סימני מסחר רשומים לפי פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972: סימן מס' 216718 ו-סימן מס'217476 (ראו סעיף 7 ל"מסמך הפניות ואסמכתאות לסיכומים בעל פה של התובעת"),  כמו גם על העוולה של גניבת עין המוגדרת בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. לדיון בשאלת הפרה של סימן מסחר רשום, ראו: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופהרב, 4.2.2003, פ"ד נז(2) 438. ליסודות העוולה של גניבת עין ראו לאחרונה:ע"א  1898/12מרכז המתנות 2006 נ' קארשי אינטרנשיונל (9.9.2014, סעיף 16 לפסק-דינה של כב' השו' א' חיות).

http://elyon1.court.gov.il/files/12/980/018/v16/12018980.v16.htm

            סימן המסחר 216718 מתייחס למלבּן בגוונים שונים של צבע כחול: החלק התחתון כחול כהה, מעליו מעֵין נקודות/בּועיוֹת ומעליו צבע כחול בהיר יותר.  בסימן המסחר 217476 המלבן הכחול כולל נקודות/בּוּעיוֹת בחלק התחתון והעליון כשהשליש העליון הוא בצבע כחול כהה יותר.

4.         אני מביא להלן צילומים של סימני המסחר הרשומים של התובעת, הרלבנטיים לענייננו, של פּחיוֹת המשקה המשׁוּוקות על-ידיה ושל הפּחיוֹת מוּשׂא כל אחד מהמשלוחים המעוכבים:

סימן מסחר 216718:

(הצילום נלקח מ"מסמך הפניות ואסמכתאות לסיכומים בעל פה של התובעת" 17.2.2014}).

סימן מסחר 217476:

(הצילום נלקח מ"מסמך הפניות ואסמכתאות לסיכומים בעל פה של התובעת" 17.2.2014}).

פחיות התובעת

(הצילומים נלקחו מנספחים 1 ו-3 לכתב-התביעה ב-ת.א. 38108-03-13).

פחיות הנתבעת במשלוח הראשון (אז' 26979.05.13)

פחיות הנתבעת במשלוח השני (אז' 38108.03.13)

5.          התובעת טוענת כי היא יצרנית בהיקף נרחב של משקאות אנרגיה, המשׁוּוקים ברחבי תבל, כמו גם בישראל וּבשׁטחי הרשות הפלשׂתינית. לפי סעיף 27 לתצהיר מטעמה של  Peter Klose, מתאריך 8.10.2013, מכרה התובעת בשִׁטחי הגדה    המערבית 800 מכולות של משקאות אנרגיה "XL" שמתוצרתה, דהיינו מדובר בכ-53 מיליון פּחיוֹת של המשקה, וזאת בין השנים 2009-2013. עוד הצהיר, כי בשנים האחרונות השקיעה התובעת למעלה מ-500,000 דולר ארה"ב בכל שנה, בפרסום וּבשׁיווּק פּחיוֹת המשקה הנדונות.

6.         אני מקבל את עמדת התובעת, כי ההיקף הנרחב של מכירות פּחיוֹת המשקה,    שמתוצרתה, הקנה מוניטין לפּחיוֹת אלה בכל הקשור לתיאור המוצר.

הנתבעת 1 לא חָלקה למעשה על הנתונים המִספּרִיים שהובאו בהקשר זה על‑ידי           התובעת. עוד אין מחלוקת בין בעלי-הדין, שמדובר, משני הצדדים, ב"משקאות אנרגיה", הפונים לאותו קהל לקוחות, משׁוּוקים באותם צינורות שיווּק, וסביר להניח שיוּצבוּ בנקודות המכירה על אותו מדף, או בִּמקומות סמוּכים ביותר.

            התובעת סומכת ידיה על הכלל, לפיו זכרונו של הצרכן אינו מושלם. המוצרים השונים אינם מוצגים בפניו באותו אופן כפי שרואה אותם, במהלך הדיון,          בית‑המשפט. לעיתים יראה הצרכן רק את מוצר הנתבעת 1, וזאת לאחר         שראה בעבר, והוא זוכר באופן בלתי-מושלם, את מוצרי התובעת. במקרים             אחרים רואה הצרכן את המוצרים השונים יחד עם מוצרים מתחרים אחרים באותו שׁוּק.

7.         מטעם התובעת נחקרה בעל-פה בבית-המשפט (בתאריך 7.11.2013) העדה Katarzyna Warzecha, סגנית נשיא לענייני שיווק ומכירות אצל התובעת, על תצהירה מיום 8.10.2013. העדה הדגישה את  זכרונו הלקוי של הצרכן, וכן ציינה שמדובר בדרך כלל בקנייה ספונטאנית כאשר אין מוקדשת מחשבה מרובה לבחירת המוצר.  היא אמרה העדה בין השאר:

"…I am working 20 years for marketing and I know what the brand is about, I know how to create the brand and how to create the shelf impact because end of the day we talk about shelf impact and I know how customer going into the store, you spend three seconds in the front of the shelves and you are one meters not like this you are one meters away from the shelf and you make a decision walking by bread and cheese, grabbing soda and grabbing energy drink so it’s not again a brain exercise ok?

Let’s eliminate what is different let’s find five differences between these cans, it’s about the impact of the companion of the symbols colors and the total overall, overall look…,

          So, knowing different examples from the market we know if you talk about carbonated soft drink you talk about red can in 330 millimeters with white letters you have only one brand which you know, you don’t you are not able to describe the can now, I am not able to write to make a picture of the can but I know how this is Coca Cola and I enter the store I see Coca Cola from a far distance because they have ac combination of colors combination of graphics which you know and you grab the can and this is exactly the same with XL, we promote the specific kind of blue color, we place a lot of advertisement, we spend like over 10 million shekels every year in Israel and over 500 thousand dollars in West bank to promote the combination of the colors to promote the overall visuals. I can you show you the billboards which we have. So if you look at the billboards from afar distance seeing that we are promoting the brand and we are giving cars to people who are buying product in promotion then you easily might make a mistake on the shelf,…

          Because it’s about time it’s about like general impact so of course if you analyze like a brain exercise you find differences between those cans I don’t doubt it but we are not talking about finding small differences we talk about the total impact of the can."

(הדגשות הוספו)

8.         אני מסכים עם בא-כוחה המלומד של התובעת (סעיף 30 ל"מסמך הפניות          ואסמכתאות לסיכומים בעל פה של התובעת", 17.2.2014), כי בבחינת דמיון           מטעה בין סימנים או בין תיאור הזכּאי להגנה מכוח העוולה של גניבת עין, יש        לבחון את הסימנים בכללוּתם, תוך כדי התחשבות ברכיבים הדומיננטיים בסימן, זאת גם מנקודת-מוצא של זכרונו הבלתי-מושלם של הצרכן, בהסתמך             על רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב ואח', פ"ד         נז(2), 438, 451 ה'-ו'; המ' (מחוזי-ת"א) 4226/57 ינסון את ניקולסון נ' אייגר פסקים (מ') טו 187, 197ב'.

9.         הנתבעת 1 אינה מכחישה את הייבוא של פּחיוֹת משקה האנרגיה עליהן קובלת             התובעת בשתי התביעות. עמדתה היא, שאין לתובעת זכוּת בלעדית לשימוש       במארזים בצבע כחול או לשימוש באות "X". נטען על-ידי הנתבעת 1 כי היא             ייבאה פּחיוֹת השׁוֹנוֹת בתיאוּרן מזה של התובעת, "לרבות בכיתוב, בסימנים      המבדלים, בצבע הלשונית" (סעיף 58 לכתב-ההגנה). אני מסכים עם עמדת       בא-כוח התובעת, כי מְנהל הנתבעת 1, רמזי עבד אלג'ליל, לא הקפיד בתשובותיו בחקירה שכנגד על תצהירוֹ, בישיבת יום 7.11.2013. הוא לא מסר           מידע מפורט על דרך ייצור הפּחיוֹת שייבאה הנתבעת 1 ועוכבו כאמור על-ידי             מְנהל המכס. לא הובא מידע מאת מי שתיכנן או עיצב את התיאור החיצוני של אותן פּחיוֹת. אני יוצא מתוך הנחה, אפוא, כי פּחיוֹת התובעת היו מוּכּרוֹת לעֵד קודם שהוחלט על הייצור והשׁיווּק של פּחיוֹת הנתבעת 1. השאלה, בסופו של דבר, מתמקדת בתוצאת המעשה: באיזו מידה יש בפּחיוֹת            הנתבעת 1, שעוכבו במכס, כדי להטעות לקוחות פוטנציאליים של משקאות אנרגיה.

1.       שאלת אפשרות ההטעיה נתונה לבית-המשפט:

Court of Justice of the European Communities, JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Eighth Chamber),  Tresplain Investments v. OHIM (9 Dec 2010)

http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/eu/cases/EUECJ/2010/T30308.html&query=parker+and+knoll&method=boolean#disp1

סעיף 140:

"Under the laws of the United Kingdom, it is for the court in question to determine whether it is likely that the relevant public will be deceived. Examples of specific instances of confusion may be useful, but the decision of the court does not depend solely or even primarily on the evaluation of such evidence (Parker'Knoll Ltd v Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL)."

עם זאת, עשוי בית-המשפט להיעזר לצורך הכרעה בשאלה האמורה, גם בראיות לגבי השׁוּק בו נמכרים או עשויים להימכר המוצרים שבמחלוקת. במקרה הנוכחי, השׁוּק הרלוונטי הוא זה שבשִׁטחי הרשות הפלשׂתינית. התובעת בחרה להגיש את התביעה בבית-משפט זה, וּבאי-כוח הנתבעת 1 לא חלקוּ על הסמכוּת העניינית והמקומית. עם זאת, אין מחלוקת שפּחיוֹת הנתבעת 1 נועדו לשׁיווּק בשטחים, ולא בתחומי מדינת ישראל.

לא הובאה בפניי כל ראָיה לגבי האופן בו מתנהל שׁוּק משקאות האנרגיה           בשטחים הנ"ל. הבסיס העוּבדתי שבפניי הוא של מכירות בהיקף נרחב של            מוצרי התובעת; של הימצאוּתם בשׁוּק של משקאות אנרגיה דומים (למשל:המשקה "BLU", נ/5); ושל ניסיון של הנתבעת 1 לשווק את הפּחיוֹת שעוכבו במכס, באותו שׁוּק. אין בפניי ראיה            מכּלי ראשון לגבי האופן שבו מתנהל שׁוּק משקאות האנרגיה בשִׁטחי הרשות הפלשׂתינית.

לא הובאה בפניי עדוּת של קניין או של קמעונאי או סיטונאי, הפּעיל בתחום      האמור. גם מנהל הנתבעת 1, ככל שהתייחס בעדותו בעל-פה לנושאים אלה,            אמר דברים מגומגמים וּבלתי-ברורים. 

1.       בית-המשפט באנגליה הסתייג בדרך כלל ממתן מונופולין לגבי שימוש בצבע, ראו:

Sodastream Ltd. v Thorn Cascade Co. Ltd. [1982] RPC 459

Roche Products v. Berk [1973] R P C 461

Cadbury-Schwepps . The Pub Squash [1981] R P C 429, 460-461

והחלטתו של עמיתי השו' ד"ר ע' בנימיני ב-בש"א מח' ת"א 10603/09 גלידות שטראוס נ' נגה גלידות (2.7.2009, עמ' 4 סעיף 3(ב)).

בדרך כלל, גם אות בפני עצמה אינה נושא להגנה. ראו:  ע"א 1677/05 Deutsche Telekom AG נ' E! Entertainment Television (29.6.2006, סעיף 12, עמ' 8 למטה), בעקבות ד"ר א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם" (הוצאת "שוקן" 1972).

2.       הפסיקה של בתי-המשפט בארה"ב הכירה באפשרות של רישום סימן מסחר לגבי צבע. ראו: Qualitex v. Jacobson Products 514 U.S. 159 (1995)

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=514&page=159

בעניין: Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America (5 Sep. 2012)

http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/8a711951-095b-4a1b-8ebc-9248ae64a274/1/doc/11-3303_opn.pdf

ציינה ערכאת הערעור של ה-Second Circuit:

"The question of whether a color can be protected as a trademark or trade dress was finally resolved in 1995 by the Supreme Court’s decision in Qualitex, which involved a claim for trade dress protection of the green-gold color of a dry cleaning press pad. The question presented was “whether the [Lanham Act] permits the registration of a trademark that consists, purely and simply, of a color.”  Qualitex, 514 U.S. at 160–61 (citation omitted). Reversing a decision of the Ninth Circuit that had declared color per se ineligible for trademark protection, the Court observed that “it is difficult to find, in basic trademark objectives, a reason to disqualify absolutely the use of a color as a mark.” Id. at 164. The Court held, among other things, that it could find no “principled objection to the use of color as a mark in the important ‘functionality’ doctrine of trademark law.” Id. It concluded that “color alone, at least sometimes, can meet the basic legal requirements for use as a trademark. It can act as a symbol that distinguishes a firm’s goods and identifies their source, without serving any other significant function.” Id. at 166 (emphasis added)."

ערכאת הערעור בעניין Yves Saint Laurent הנ"ל ציינה (שם, עמ' 19-24) כי חלה גם הגבלה בהכרה של סימן מסחר המגן על צבע הנובעת מעקרון הפונקציונליות Aesthetic Functionality Doctrine.

לשון אחר: לא יוענק מונופולין מכוח סימן מסחר המגן על צבע (בלבד) כאשר הגנה מעֵין זו, תעמיד את המתחרה בעמדת נחיתות, שאינה קשורה למוניטין של הבעלים של הסימן:

"In short, a mark is aesthetically functional, and therefore ineligible for protection under theLanham Act, where protection of the mark significantly undermines competitors’ ability to compete in

the relevant market. See Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996, 1006 (2d Cir. 1995) (linking aesthetic functionality to availability of alternative designs for children’s fall-themed sweaters); Landscape

20

Forms, Inc., 70 F.3d at 253 (holding that “in order for a court to find a product design functional, it mustfirst find that certain features of the design are essential to effective competition in a particular

market”). In making this determination, courts must carefully weigh “the competitive benefits of protecting the source-identifying aspects” of a mark against the “competitive costs of precluding competitors from using the feature.” Fabrication Enters., Inc., 64 F.3d at 59.

Finally, we note that a product feature’s successful source indication can sometimes be difficult to distinguish from the feature’s aesthetic function, if any. See, e.g., Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek, 615

F.3d 855, 857 (7th Cir. 2010) (noting that “[f]iguring out which designs [produce a benefit other than source identification] can be tricky”). Therefore, in determining whether a mark has an aesthetic

function so as to preclude trademark protection, we take care to ensure that the mark’s very success in denoting (and promoting) its source does not itself defeat the markholder’s right to protect that mark.

See Wallace Int’l Silversmiths, Inc., 916 F.2d at 80 (rejecting argument that “the commercial success of an aesthetic feature automatically destroys all of the originator’s trademark interest in it, notwithstanding the feature’s secondary meaning and the lack of any evidence that competitors cannot develop noninfringing, attractive patterns”).

Because aesthetic function and branding success can sometimes be difficult to distinguish, the aesthetic functionality analysis is highly fact-specific. In conducting this inquiry, courts must consider both the markholder’s right to enjoy the benefits of its effort to distinguish its product and the public’s

right to the “vigorously competitive market[ ]” protected by the Lanham Act, which an overly broad trademark might hinder. Yurman Design, Inc., 262 F.3d at 115 (internal quotation mark omitted). In sum, courts must avoid jumping to the conclusion that an aesthetic feature is functional merely because it denotes the product’s desirable source. Cf. Pagliero, 198 F.2d at 343."

[ההדגשה הוּספה].

ראו גם פסק-דינה של ערכאת הערעור בעניין:

Wallace International Silversmiths v. Godinger Silver Art 916 F 2d 76            (2d Cir., 1990)

בית-המשפט ציין, כי ההחלטה אם להגביל את המונופולין של בעל סימן המסחר מחמת עקרון הפונקציונליות והאבחנה  בין מידת הפונקציונליות של הסימן לבין הצלחתו כמותג מסחרי תלויים מאוד בנסיבות העובדתיות של המקרה -highly fact specific.

אני מזכיר בהקשר זה את הערתיּ (סעיף 10 לעיל) לפיה לא הובאו בפניי ראיות של ממש לגבי מאפייני השוק הרלבנטי לתביעות שבפניי.

3.       לאחר שבּחנתי את הפּחיוֹת השונות שהובאו בפניי, הן אלה של בעלות-הדין,     והן אלה של יצרנים אחרים הפעילים בשׁוּק הרווּי הנדון, אני סבור כי לא ניתן            להתעלם מאלמנטים המשותפים לכלל היצרנים: הצורה הכללית של הפּחית,        שימוש בצבע כחול, ושימוש באות X. אינני סבור שיצרן העושה שימוש            באלמנטים ראשוניים המקובלים בשׂפה (כמו אותיות או מושגים הכלולים       במילון), יכול לקבל מונופולין לגביהם, כאשר השימוש הוא תיאוּרִי ועולה        בקנה אחד עם המובן הלשוני של המושג. במקרה הנוכחי השימוש באות X,   בצבע הכחול או באיוּר של בּועות, לגבי משקה, אינו יכול להקנות מונופולין             לתובעת, כאשר ההתייחסות היא למשקאות אנרגיה מוגזים.

4.       נתתי דעתי לתיאוּר הפּחיוֹת השונות שיוּבאוּ בכל אחד משני המשלוחים שעוכבו           על-ידי מְנהל המכס. אני סבור שהדמיון בין אלה מוּשׂא המשלוח הראשון לבין           אלה של התובעת, אכן עלול להטעות ויש בו אמנם הפרה של סימני המסחר של            התובעת, כמו גם פגיעה בזכויות התובעת מכוח העוולה של גניבת עין, בעיקר בשל כך שהרקע הכחול בו נעשה שימוש דומה עד כדי זהות לסימן המסחר הרשום של התובעת (וככזה נהנה מחזקת התקפות).

לא אלה פני הדברים בכל הקשור לפּחיוֹת מוּשׂא המשלוח השני, עליהן ישנו הכיתוב:

Hip Hop

ENERGY X2

נעשה שינוי ברקע הכחול, והמראה הכללי, על רקע משקאות האנרגיה  שהובאו בפניי, אין בו כדי להטעות את הצרכן.  מסקנתיּ, שאין בפּחיוֹת המשלוח השני כדי להפר את זכויות התובעת מכוח             סימני המסחר הרשומים או מכוח העוולה של גניבת עין.

סעד

5.       בשׂים-לב לשיקולים דלעיל, אני מורה כדלקמן:

א.        מנהל המכס ידאג להשׁמדה של הפּחיוֹת מוּשׂא התביעה הראשונה. הוצאות האחסנה וההשׁמדה של פּחיוֹת אלה - על הנתבעת 1;

ב.         ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבעת 1 לייבא ו/או לשווק, במישרין או בעקיפין, פּחיוֹת דוּגמת אלה מוּשׂא התביעה הראשונה;

ג.         יבוטל עיכוב הפּחיוֹת מוּשׂא התביעה השנייה. הוצאות האחסנה של הפחיות, שעוכבו במסגרת התביעה השנייה, יחולו על התובעת;

ד.         ככל שהנתבעת 1 לא תפרע, בתוך 30 יום ממועד דרישת מְנהל המכס, את החשבון בגין הוצאות האחסנה וההשמדה של המשלוח הראשון, יוכל מְנהל המכס להיפרע בגין הסכום הנדרש מתוך הערבוּת שהופקדה בידיו על-ידי התובעת. במקרה כזה, תוכל התובעת לגבות מהנתבעת 1 את הסכום ששולם על-ידיה למְנהל המכס בגין המשלוח הראשון, וּפסק-הדין הנוכחי ואישור על גובה הסכום מאת מְנהל המכס ועל גבייתו מהתובעת, יהווּ אסמכתא לצורך זה. אם תתעורר מחלוקת בהקשר זה יוכל בעל-דין מעוניין לפנות לבית-משפט זה במסגרת ההליך הנוכחי.

ה.        בשׂים לב לתוצאה, אינני עושה צו בדבר הוצאות, ואני נמנע מסעדים כספּיים נוספים.

6.       עיכוב ביצוע לגבי הסעדים לפי סעיפים א. ו-ג. לעיל, עד יום 23.11.2014.

ניתן היום, כ"ג חשון התשע"ה, 16 בנובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

                                    שופט בכיר