פסק-דין בתיק ע"א 2209/08

השופט  י' דנציגר:

1.        לפנינו ערעור על החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (כבוד הרשם ד"ר מ' נועם) מיום 21.1.2008 לפיה התקבלה בקשת המשיבה לבטל את סימן מסחר מס' 101663 הרשום בפנקס סימני המסחר.

הסימן וההליכים לפני הרשם

2.        המערערת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר ביום 3.11.1995. סימן המסחר הכולל את המילה "ZIP" נרשם בפנקס סימני המסחר ביום 5.8.1995 לגבי "דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, למעט חולצות טי, חולצות ספורט, חולצות הזעה, אפודות וחגורות עם אבזמים; כולם נכללים בסוג 25", ומספרו הוא 101663 (להלן: הסימן).

3.        בקשת המשיבה לבטל את הסימן (להלן: הבקשה) הוגשה ביום 5.9.2004 לפי סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה), ובמסגרתה טענה המשיבה כי המערערת לא עשתה שימוש בסימן במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה וכי לא התקיימו "נסיבות מיוחדות במסחר" כאמור בסעיף 41(ב) לפקודה המצדיקות את אי השימוש בסימן.

4.        עוד טענה המשיבה כי היא בעלת המוניטין והזכויות בסימן "ZIP" בישראל, כי שימושה בסימן זה החל עוד קודם ליצירת הקשר המסחרי בין הצדדים, וכי אף לאחר שנוצר קשר מסחרי בין הצדדים היוו מוצריה של המערערת רק כ-1% מסך הטובין נושא הסימן אשר נמכרו על ידי המשיבה.

5.        כן נטען, כי המערערת לא נתנה למשיבה הרשאה לעשות שימוש בסימן, וכי המשיבה כלל לא נזקקה להרשאה כאמור שכן הקשר המסחרי בין הצדדים התמצה ביבוא אקראי של מוצרי המערערת. בהקשר זה נטען, כי אף אם היה הסכם הרשאה, שעה שזה לא נרשם הרי שלא ניתן לזקוף את שימוש המשיבה כשימוש של המערערת, כאמור בסעיף 50(ג) לפקודה.

6.        מנגד, טענה המערערת כי היא בעלת הזכויות בסימן בישראל; כי הסימן נהנה ממוניטין בינלאומי עליו ניתן ללמוד, בין היתר, מרישומו במדינות רבות ומניסיונה של המשיבה לזהות עצמה עם הסימן "ZIP".

7.        באשר ליחסיה עם המשיבה, המערערת טענה כי בין השנים 2001-1993 המשיבה קיבלה מן המערערת הרשאה בלעדית לעשות שימוש בסימן בישראל, כי בשנת 2001 נפסק הקשר המסחרי בין הצדדים נוכח טענת המשיבה כי היא בקשיים כלכליים המונעים ממנה באופן זמני את המשך ההתקשרות, וכי בשנת 2003 החלה המערערת לחפש יבואן חדש למוצריה. עוד נטען כי לא הוכח שימוש בסימן קודם לתחילת הקשר המסחרי בין הצדדים, וכי לראשונה נודע למערערת על השימוש שעושה המשיבה בסימן בעקבות הפנייה אליה על ידי שלטונות המכס, לאחר שביום 25.8.2004 תפסו אלו מוצרי לבוש שיובאו על ידי המשיבה ושנשאו את הסימן "ZIP" (להלן: תפיסת המכס).

8.        עוד טענה המערערת כי בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה נעשה שימוש בסימן, לרבות בשל הרשאה בלעדית שניתנה למשיבה לשימוש בסימן, וכי המשיבה מושתקת מלטעון להיעדר שימוש בסימן במהלך התקופה בה ניתנה לה הרשאה לעשות שימוש בסימן, על אף כי הרשאה זו לא נרשמה בפנקס סימני המסחר. כן נטען, כי המשיבה מושתקת מלטעון טענות בדבר אי שימוש בסימן מאחר שעם תום ההסכם ביניהן היא ניסתה לנכס לעצמה את הסימן.

9.        בנוסף, טענה המערערת כי לא איבדה את כוונתה לעשות שימוש בסימן, וכי מתקיימות "נסיבות מיוחדות במסחר", כאמור בסעיף 41(ב) לפקודה, שכן ניסיונותיה לשוב לשוק הישראלי סוכלו בשל שימוש המשיבה בסימן.

10.      לבסוף הוסיפה המערערת וטענה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות לפיהן הרשם צריך להשאיר את הסימן על כנו, נוכח העובדה כי היא לא זנחה את כוונתה לעשות שימוש בסימן ונוכח התנהגותה חסרת תום הלב של המשיבה שפעלה לנכס לעצמה את הסימן, תוך הטעיית הציבור.

החלטת הרשם

11.      הרשם קבע כי המערערת לא עשתה שימוש בסימן במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, זאת נוכח סיום הקשר המסחרי בין הצדדים בתחילת שנת 2001, ותוך שהוא קובע, בהתחשב בכמות הקטנה של הטובין שסופקו למשיבה, כי "קשה להניח" שנותרה כמות משמעותית של טובין כאמור ששווקו בשנת 2001. בהקשר זה הוסיף הרשם וקבע, כי על אף שהמשיבה עשתה שימוש בסימן "ZIP" לאחר חודש ספטמבר 2001, אין לזקוף שימוש זה כשימוש מטעם המערערת שכן זו לא רשמה את המשיבה כבעלת רשות. כן נקבע, כי הפקדת הערבות על ידי המערערת לצורך המשך עיכוב הטובין שנתפסו בתפיסת המכס והגשת התביעה כנגד המשיבה בגין הפרת הסימן אינן אלא פעולות הגנתיות שאינן עולות כדי שימוש בסימן.

12.      באשר להתקיימות "נסיבות מיוחדות במסחר" כאמור בסעיף 41 לפקודה, קבע הרשם כי עצם שימושה הרחב של המשיבה בסימן "ZIP" אינו בגדר נסיבה כאמור אשר מנעה מהמערערת לעשות שימוש סביר בסימן או לכל הפחות שימוש מוגבל בו, כי לא הוצגו בפניו כל ראיות המעידות על היערכות של המערערת לקראת ניצול מחודש של הסימן למעט טענות בעלמא וכי למעשה נראה שהמערערת איבדה עניין בשוק הישראלי ונזכרה בו רק לאחר תפיסת המכס.

13.      לבסוף קבע הרשם כי אף אם במהלך תקופה מסוימת יתכן והמשיבה שימשה כסוכנת של המערערת, הרי שתקופה זו נסתיימה בשנת 1999, ולאחריה לא שימשה המשיבה סוכנת של המערערת, אלא קנתה מספר זניח של פריטים מהמערערת, בעודה משווקת פריטים אלו, אך בעיקר טובין שאינם של המערערת, תחת הסימן "ZIP". נוכח האמור קבע הרשם כי דווקא הותרת הסימן על כנו תביא להטעיית הציבור, ולפיכך קבע כי לא התקיימו נסיבות חריגות המחייבות את אי ביטול הסימן על אף כי לא נעשה שימוש בסימן בתקופה הרלבנטית ועל אף כי לא התקיימו "נסיבות מיוחדות במסחר" שמנעו שימוש זה.

טענות המערערת