על הצעדים הראשונים מרעיון לפטנט

מבוא

מאמר זה מיועד לקהל הרחב של ממציאים, מפתחים ובעלי רעיונות יצירתיים וכן באי כוחם, ומטרתו לשמש הדרכה שימושית בצעדיהם הראשונים לקראת מימוש הפוטנציאל הגלום ברעיונותיהם.

מי מאתנו לא חשב פעם שהוא המציא משהו? כמה פעמים התפלאנו - איך לא חשבו על זה קודם?! למעשה, בכל פעם שנהגה במוחנו רעיון מקורי, בין אם מדובר בפתרון לבעיה כזו או אחרת ובין אם באמצעי, כלי, שיטה או ישום חדישים שעתידים ליעל או לשפר את חיינו - אנו ממציאים אמצאה.

חלק מהאמצאות כשרות פטנט או כפי שנאמר בעגה המקצועית- פטנטביליות, אך לא כולן! על מנת לקבוע האם אמצאה פלונית כשירת פטנט, עליה לעמוד במספר מבחנים.

המבחן הראשון מכונה לעתים המבחן הסטאטוטורי ולמעשה מהווה מסננת נורמטיבית שקובעת מראש סוגי אמצאות אחדים שלא ניתן לקבל עליהן פטנטים. אף-על-פי שלמבחן הסטאטוטורי מספר עקרונות אוניברסאליים, ישומו משתנה באופן ניכר למדי בין חקיקות שונות ברחבי העולם ובין ענפי טכנולוגיה שונים. אי לכך ומפאת מורכבות הנושא, לא נרחיב על המבחן הסטאטוטורי במסגרת מאמר זה.

מבחן הידע הקודם

מבחן נוסף המשמש לקביעת פטנטביליות של אמצאה הינו מבחן האומד את האמצאה ביחס לידע אנושי קודם - Prior Art. על מנת להבין מבחן זה, חשוב להפנים עקרון בסיסי אחד: המונופולין שניתן לממציא על אמצאתו לעולם יהא רק על התוספת לידע האנושי הקיים בתחום - State of the Art.

הבחנה זו מהותית הן לקביעה איכותית באשר לפטנטביליות של אמצאה והן להגדרה כמותית יותר באופייה, הנוגעת להיקף המונופולין שיוענק לבעל הפטנט. הווה אומר, עסקה נכרתת בין הממציא לאנושות באקט מתן הפטנט, שבמסגרתה מעניקה האנושות לממציא זכות בלעדית על התוספת לידע האנושי הקיים, וזאת לתקופת זמן קצובה, לרוב 20 שנה מתאריך הגשת הבקשה לפטנט.

כך למשל, במידה וניתן פטנט על מערכת פלונית המכילה רכיבים א', ב' ו-ג' בעוד שידע קודם מלמד על מערכות דומות המכילות רכיבים א' ו-ב', הזכות הבלעדית שתוענק לבעל הפטנט תהא אך ורק על שילוב הרכיב ג' עם רכיבים א' ו-ב'.

מבחן הידע הקודם נחלק לשני מבחנים עיקריים: מבחן החדשנות ומבחן ההמצאתיות. חשיבותם של המבחנים הנ"ל מכרעת ובהכללה אף ניתן לומר, כי מבחנים אלו הם המעסיקים לרוב את עורכי הפטנטים במלאכתם ועליהם נסבה ככלל השאלה האם אמצאה פלונית כשירת פטנט או לאו.

מבחן החדשנות הינו חד וברור יותר. ככלל, אמצאה תיחשב כלא חדשה במידה וניתן למצוא את כל הרכיבים או המאפיינים שלה בקונטקסט של פרסום אחד בודד. מבחן ההמצאתיות נתון לפרשנות מרחיבה יותר, ובמסגרתו אפשרי לפסול אמצאה במידה ואפשר למצוא את כל הרכיבים או המאפיינים שלה בקונטקסט של שני פרסומים או יותר. לכן, במסגרת מבחן ההמצאתיות ניתן לשלב בין כמה פרסומים, לשם קבלת מכלול הרכיבים של האמצאה.

כך למשל, במידה ונתבקש פטנט על מערכת פלונית המכילה רכיבים א', ב' ו-ג' בעוד שפרסום אחד מתוך הידע הקודם מלמד על מערכות דומות המכילות רכיבים א' ו-ב', ואילו פרסום נוסף מלמד על מערכות המכילות רכיבים א' ו-ג' או ב' ו-ג', יתכן כי המערכת נשוא הבקשה האמורה תיחשב כמובנת מאליה לאיש מקצוע ממוצע בתחום, ולכן ברמה המשפטית כחסרת צעד המצאתי או במילים אחרות- לא המצאתית.

תמונת הידע האנושי הקיים - חיפושי ידע קודם

על מנת לאמוד את האמצאה ביחס לידע האנושי הקיים בתחום, חייבים תחילה לבנות תמונה עדכנית ומלאה של ידע זה על-ידי איתור, ליקוט וסקירה של פרסומים רלוונטים. בהקשר זה יצוין, כי ידע קודם כולל את כל הידע שהיה מצוי ברשות הרבים טרם לתאריך הבכורה (על משמעותו וחשיבותו של המושג "תאריך הבכורה" נעמוד בהמשך).

כך למשל, פרסום במקומון של עיירה נידחת בקמצ'אטקה מהווה ידע קודם לכל דבר ועניין ממש כמו הפרסומים הבולטים ביותר בירחוני מדע וטכנולוגיה מובילים בעולם. יוצא אפוא, כי כמות הידע הקודם פשוט עצומה ובאופן מעשי כמעט אינסופית, ולכן מלאכת ליקוט וסקירת המידע היא מורכבת ודורשת מיומנות של מידען וגישה למאגרי מידע מתאימים.

אמנם, יש מקרים בהם הממציא עצמו הוא בעל הידע הטוב ביותר אודות הפרסומים הרלוונטים לאמצאתו. לדוגמה, מנתח שמבצע ניתוח מוח מאוד מסוים - שכמותו מבצעים רק עוד תריסר מנתחים בעולם - סביר להניח שיכיר הכי טוב את כל המאמרים והיישומים בתחום. יחד עם זאת, יש לומר כי אלו הם מקרים נדירים למדי, וככלל, חיוני מאוד להסתייע בשרותיו של מידען מיומן.

חשוב שהמידען שמבצע את החיפוש יבין גם את המטריה המהותית בתחום, או לפחות שיהיה מלווה ע"י אדם בעל הבנה כזו בזמן החיפוש. המידען צריך להיות מצויד בכישורים אנליטיים, דומים לאלו של עורך הפטנטים הכותב את בקשת הפטנט, ולאלו של בוחן הפטנטים שמאשר או דוחה את הבקשה.

ללא הבנה מהותית וכישורים אנליטיים מספקים, גם מידען מבריק לא תמיד יבחין אם פרסום מסוים הוא רלוונטי או יעריך נכונה את נפקותו לאמצאה. כמו כן, ממשקי מאגרי המידע וטכניקות המידענות משתנים בצורה ניכרת בין תחומי טכנולוגיה שונים. כך למשל, מידען מיומן החולש ביד רמה על מאגרי המידע בתחום האלקטרוניקה, לא יהיה יעיל בחיפוש רצפי חומצות-גרעין הנחוצים להמצאות בתחום הביולוגיה.

חיפושי מידע לעולם אינם סופיים או מושלמים, לכן חשוב כי נהיה סמוכים ובטוחים במיומנותו ומהימנותו של המידען. כמו כן, יש להתייחס בכובד ראש להמלצות המידען באשר להמשך חיפוש או ביצוע חיפושים משלימים.

חשוב שדו"ח החיפוש יפרט את אסטרטגיית החיפוש בה נקט המידען, את מאגרי המידע שנסקרו ואת כיסוי המידע של המאגרים אלו - Data Coverage. יודגש, כי כל מאגרי המידע של פרסומי בקשות פטנט מתעדכנים בשיהוי ניכר של כ-18 חודשים מתאריך הבכורה של בקשת הפטנט- Priority Date.

כך למשל, במידה והוגשה בקשת פטנט א', לרוב היא תתפרסם כשנה וחצי מתאריך הבכורה שלה. אם בפרק הזמן האמור שבין תאריך הבכורה לתאריך הפרסום של בקשת פטנט א', הוגשה בקשה ב', הרי שכמעט בכל מקום בעולם מבקש א' יזכה בקדימות על פניו של מבקש ב'.

בקשה א' אף יכולה להיות מצוטטת כנגד חדשנות או המצאתיות של בקשה ב. זאת, למרות ש-ב' הוגשה טרם א' התפרסמה. לכן, עדיף לבצע חיפוש משלים בחלוף שנה עד שנתיים מחיפוש ידע קודם שמסתמכים על ממצאיו.

חוות-דעת על פטנטביליות

רצוי מאוד שדו"ח חיפוש הידע הקודם ילווה בחוו"ד על פטנטביליות, אשר תנתח בשיטתיות את ממצאי הדו"ח ותסיק אודות נפקותם לכשירות האמצאה לפטנט.

זה המקום להדגיש, כי ראוי שחווה"ד תינתן ע"י אדם בעל ידע משפטי בתחום הפטנטים. זאת, משום שהמידען יכול שלא להעריך נכונה את נפקותם המשפטית של ממצאי החיפוש. כמו כן, בחלק לא מבוטל מן המקרים, תגלה חווה"ד את אי-כשרותה של האמצאה לפטנט מכוח עקרון משפטי אחר, שאינו תלוי בידע קודם, כגון המבחן הסטאטוטורי המוזכר לעיל ומבחן היעילות או הישימות התעשייתית, ולעתים תחשוף מגבלה כלשהי הכרוכה ברישום הפטנט או אכיפתו.

דו"ח חיפוש הידע הקודם וחוו"ד על פטנטביליות משרתים את הממציא במספר אופנים והם חיוניים לקבלת החלטה האם להמשיך לכתיבת בקשת הפטנט. למשל, אף אם חווה"ד אינה קובעת באופן חד-משמעי כי האמצאה אינה כשירת פטנט, הרי שבהרבה מקרים, לאור ממצאי הדו"ח, יתברר שהיקף המונופולין שיוענק לבעל הפטנט פשוט אינו מצדיק את ההשקעה.

כך לדוגמא, אם פלוני המציא מערכת המכילה רכיבים א', ב', ו-ג' בעוד שידע קודם מלמד על מערכות המכילות רכיבים א' ו-ב' יתכן שלא ירצה כלל במונופולין אך ורק על התוספת של ג' אל א' ו-ב', בפרט במידה ו-ג' הינו מאפיין שולי ולא אינטגראלי באמצאתו.

עלותם של שני האמצעים החשובים הנ"ל תלויה בהרבה גורמים, כגון: משך הזמן שמוקצה לחיפוש, מאגרי המידע בהם בוצע וכד'. בחלק מן האמצאות בתחום הכימיה והביולוגיה חיפושי ידע קודם מצריכים גישה למאגרי מידע מיוחדים ועלותם יכולה להיות לא מבוטלת כלל. עם זאת, חשוב לזכור כי עלות זה תהא לאין ערוך נמוכה מזה של כתיבת בקשת הפטנט והמשך הטיפול בה.

לעתים, ממצאי הדו"ח ומסקנות חווה"ד מחוללים פרץ של מחשבה יצירתית המובילה לפיתוח מאפיינים חדשים ושכלולים לאמצאה, לאור הידע שפורסם זה מכבר בתחום; במצב כזה השימוש שנעשה בממצאי הידע הקודם (Prior Art) הינו בבחינת התכלית של חיפוש הידע הקיים .(State of the Art)

בקשת פטנט

במידה וממצאי הדו"ח אינם שוללים את חדשנות האמצאה והמסקנות של חווה"ד מאששות את כשירותה לפטנט, ניתן להמשיך לשלב כתיבת הבקשה. ממצאי הדו"ח הם כלי חשוב לעורך הפטנט במלאכתו. לאור העקרון בדבר תוספת לידע האנושי הקיים, בקשת הפטנט צריכה להתמקד באותה תוספת ולפרט עליה כמה שיותר, בעוד שידע קודם הנחוץ להבנה וההקשר של אותה התוספת, עדיף כי יוסבר על ידי הפניה.

אי לכך, ללא דו"ח חיפוש, עורך הפטנטים לא יוכל לדעת מה היא אותה נקודה שמעבר לה מדובר בידע קודם ועלול לתאר בבקשת הפטנט נושאים שהינם בבחינת ידע קודם ושהיה ראוי כי יתוארו ע"י הפניה. הדבר בהכרח יבוא על חשבון התיאור של נושאים חיוניים, שהינם בגדר אותה התוספת לידע קיים, אשר יכול לבסס ולתמוך בתביעות (Claims) בעלות חדשנות וצעד המצאתי.

תאריך הבכורה

כיוון שהגנת הפטנט הינה טריטוריאלית, נהוג להגיש בקשות פטנט מקורבות בכל המקומות בהם רוצים הגנה. תאריך ההגשה של בקשת הבכורה (Priority Application) - שהינה בדרך כלל הבקשה הראשונה מבין מספר בקשות המשך מקורבות - מהווה את תאריך הבכורה (Priority Date) של כל הבקשות המקורבות הללו.

תאריך הבכורה הוא מועד חשוב ביותר בחייהן של כל הבקשות המקורבות, כיוון שתחולתם של מבחני הידע הקודם מתבצעת ביחס אליו. למעשה, תאריך הבכורה עוצר את הזמן מלכת לעניין בחינת הבקשה ביחס לידע אנושי קודם, ומאפשר את חשיפתה של האמצאה מבלי שתישלל החדשנות של בקשות ההמשך המקורבות.

אי לכך, אם פלוני הגיש בקשת בכורה על אמצאתו ולאחר מכן חשף את האמצאה ברבים, בקשת המשך לבקשת הבכורה עדיין תיחשב חדשה, אפילו שהידע המפורט בבקשת ההמשך היה ברשות הרבים ערב הגשתה. זאת, כיוון שהתאריך הרלוונטי לאומדן החדשנות וההמצאתיות של בקשת ההמשך הינו תאריך הבכורה של בקשת ההמשך, קרי תאריך ההגשה של בקשת הבכורה.

גיוס הון ומסחור האמצאה

תהליך קיבול ובחינה של בקשת הפטנט אורך ככלל שנים, בין היתר בגלל סחבת וחוסר במשאבי אנוש במשרדי הפטנטים והן נוכח מורכבות הבחינה של בקשות הפטנט. על כן, שכיח התרחיש בו הממציא מתחיל לפעול למסחור אמצאתו בסמוך לאחר הגשת הבקשה לפטנט או אף קודם לכן.

במאמצי המסחור או גיוס ההון לשם פיתוח, ייצור או שיווק האמצאה ו/או לשם ההגנה משפטית עליה, חוו"ד חיובית המאששות את כשירותה של האמצאה לפטנט הנה בגדר כלי ממעלה ראשונה בחשיבותו. שום משקיע בר דעת לא ישקיע אגורה שחוקה מכספו באמצאה פלונית, לפני שייווכח כי האמצאה אכן כשירת פטנט.

ניסיון גישה אל משקיע מקצועי או שותף אסטרטגי פוטנציאלי בלי חו"ד כאמור, נחשב חובבני וככלל צפוי להיכשל. גם באותם מקרים נדירים בהם אמצאה תעניין משקיע או שותף אסטרטגי גם בלי אסמכתה לכשירותה, הדבר עלול לגרום לכך שהממציא יזכה בתמורה פחותה מזו לה היה זוכה אילו היו בידיו דו"ח חיפוש וחוו"ד.

בהקשר זה יצוין, כי אם טרח הממציא והגיש בקשת פטנט או קיבל עליה פטנט זה מכבר, תגדל התמורה ככלל, בהתאמה, כיוון שיש יותר "בשר" סביב העצם הרעיונית של האמצאה. חשוב שחווה"ד תהיה מנומקת היטב וחתומה ע"י בר סמכא. דו"ח חיפוש שטחי או חובבני ו/או חו"ד שאינה מנומקת או מבוססת כראוי עלולים לעורר חשדות באשר לרצינותו של הממציא והצלחת המיזם. משקיעים ושותפים אסטרטגיים רציניים לא יסתפקו בחוו"ד מטעם הממציא ויערכו בדיקה עצמאית מטעמם, אך ללא ספק ירצו לראות שהממציא טרח לבדוק את כשירותה של האמצאה בעצמו תחילה.

חלק מן הגופים המשקעים במיזמים או ממנים אמצאות בשלב מקדמי, טרם להגשת בקשת הפטנט או בסמוך לאחר הגשתה, מחפשים התייחסות מיוחדת לאספקטים נוספים מלבד פטנטביליות.

כך למשל, בוחני המענק המנהלתי "תנופה" מטעם המדען הראשי במשרד התמ"ת מחפשים התייחסות פרלימינארית לחופש הפעולה (Freedom-to-Operate) של אמצאה בקונטקסט של חווה"ד. יש לציין, כי חופש הפעולה נקבע ביחס למוצר מסוים ע"י השוואתו אל התביעות (Claims) של פטנטים תקפים בטרטוריה בה מתכוונים לפעול. בהרבה מקרים, בשלב מקדמי כל כך בחיי אמצאה, אין כלל אבטיפוס או אפיון פרטני דיו של מוצר מושא להשוואה, ולכן כלל לא יכולה להיות התייחסות מלאה או ממצה לנושא חופש הפעולה.

יחד עם זאת, התייחסות פרלימינארית לחופש הפעולה ממקסמת את סיכויו של הממציא לזכות במענק או לקבל את ההשקעה. גופים או משקיעים אחרים אוהבים התייחסויות מיוחדות לנושאים אחרים של האמצאה, כגון היקף המונופול, תקינה נדרשת, אפשרות להגיש בקשות חלוקה או להימנע מהגשתן, אפשרות להגשת בקשות המשך ו/או בקשות המשך בחלקן (Continuation-in-Part).

רצוי מאוד לברר תחילה מה הן ההעדפות של אותו הגוף או המשקיע שניגשים אליו ולוודא כי חווה"ד מכילה התייחסויות לאותן הנקודות שחשובות בעיניו.

מגמות מסוכנות

יוצא אפוא, שדו"ח חיפוש ידע קודם וחוו"ד על פטנטביליות הינם אמצעים הכרחיים לניתוח של כל אמצאה וחלק בלתי נפרד מתהליך התהוות של כל פטנט איתן. פה המקום להתריע מפני מגמה מדאיגה ההולכת ופושטת בקרב נותני השירותים בתחום הפטנטים, ובפרט בקרב נותני שירותים המציעים שירותים משולבים עם בניית אבטיפוס או יעוץ הנדסי, עיצובי או עסקי לשם יישום או קידום האמצאה.

נותני שירותים אלו לא מציעים לממציא שירותי חיפוש ידע קודם וחוות דעה על פטנטביליות או שלא טורחים להסביר כראוי את החשיבות הקריטית של השניים.

זוהי מגמה פושעת שיש להוקיע אותה מכל וכל!!! בבסיסה של המגמה הנ"ל מצוי אך ורק מניע פסול אחד - לגבות כמה שיותר שכר טרחה בגין שירותים יקרים בהרבה ולא נחוצים כלל! זאת, כיוון שעלות כתיבת בקשת פטנט וטיפול בה גבוהה לאין ארוך מזו של ביצוע החיפוש ומתן חוות הדעת.

בדיקת דו"ח החיפוש

להלן רשימת פקטורים שכדאי לוודא בדו"ח חיפוש ידע קודם:

• זהות המידען המבצע את החיפוש, דה-פקטו, מצוינת בדו"ח;
• המידען בקיא בתחום הטכנולוגי/מדעי של האמצאה;
• אסטרטגיית החיפוש מפורטת בדו"ח;
• במידה ונעשה שימוש בסיווגי פטנטים, שהסימוכין של הסיווגים שבהם נעשה שימוש ודרך בחירתם מפורטים בדו"ח;
• מאגרי המידע בהם בוצע החיפוש מפורטים בדו"ח;
• קיימת התייחסות לכיסוי המידע של מאגרי המידע הנ"ל;
• ממצאי החיפוש מסודרים בדו"ח באופן שיטתי, עדיף במקבצים על פי רמת רלוונטיות לאמצאה או ביחס לאספקטים שונים שלה;
• הדו"ח אינו מוצף בכמויות בלתי נלאות של ממצאים ספק-רלוונטים למהות האמצאה;
• ישנם פרסומים אחדים של פטנטים או מאמרים באורך מלא לרבות שרטוטים (Full Text). זהו סימן שמישהו עיין בהם.

בדיקת חוות-הדעת

להלן רשימת הפקטורים שכדאי לוודא בחוות הדעת:

• היא מכילה תאור תמציתי של האמצאה או נספח עם העתק של שאילתת הממציא, המציג באופן ברור את מושא חוה"ד;
• היא לא מתייחסת באופן ספוראדי לממצאים אחדים מתוך עשרות אלא סוקרת בשיטתיות מקבץ ממצאים בעלי רלוונטיות מהותית לאמצאה;
• היקף הממצאים שנסקרו אינו נרחב מדי והעיון בממצאים לא נראה שטחי;
• היא מכילה התייחסות למבחנים משפטיים אחרים, שאינם תלויי ידע קודם, לכל הפחות התייחסות מפורשת לתוצאתו של המבחן הסטאטוטורי ובפרט במקרה של תוצאה חיובית בו;
• היא מנומקת וסמוכה כראוי;
• היא חתומה ע"י אדם בעל ידע משפטי רלוונטי בתחום הפטנטים;
• במידה והיא מיועדת לשרת גוף כלשהו פרט לממציא, יש התייחסות לאספקטים מיוחדים מלבד פטנטביליות הנשקלים ע"י אותו הגוף.\

סיכום

חשוב לזכור שעלותם של שני האמצעים החשובים הנ"ל, דו"ח חיפוש ידע קודם וחוו"ד על פטנטביליות, בפרט בתחום הכימיה והביולוגיה, יכולה להיות לא מבוטלת כלל. אולם, בכל מקרה, עלות זו תהיה לאין ערוך נמוכה מזו של כתיבת בקשת הפטנט והמשך הטיפול בה!

בקשת פטנט עוברת בחינה פורמאלית ובחינה המהותית ומספר תהליכים נלווים לבחינות הללו. סקירת ידע קודם וניתוח פטנטביליות, שהינם הכלים העיקריים בידו של בוחן הפטנטים בניתוחו את מהות הבקשה, למעשה יוצרים סימולאציה של הבחינה המהותית של בקשת הפטנט.

לפיכך, סימולאציה יזומה של הבחינה המהותית מאפשרת להעריך את התוצאה הצפויה של בחינת בקשת הפטנט ואל לו, לממציא או למבקש הפטנט להתעלם ממי מהשניים.

* הכותב הינו עורך דין ועורך פטנטים, בעל משרד בוטיק העוסק בתחום הקניין הרוחני.

**המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמור

פרסומת - תוכן מקודם
פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין,
בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של פסקדין.